专利法中功能性技术特征的解释规则探讨

文/黄剑国、邓文

内容提要：创新依赖于技术的进步，而技术的进步又有赖于知识产权法中专利法的保驾护航。2009年最高院出台的《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》(以下简称“《解释》”)将功能性技术特征的保护范围限于说明书中公开的实现该功能的具体实施方式及等同方式，其实质是对专利权利要求保护范围的限缩。此后，2016年3月最高院发布了《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》(以下简称“《解释二》”)，对专利权利要求权项中的功能性技术特征又作了进一步阐释，但对原有的功能性技术特征判定与保护范围并未作出明显突破。一方面，现行司法解释关于功能性技术特征的规定本身不尽合理；另一方面，即使按照现行司法解释的规定，在司法实践中如何进行正确理解与适用也值得思考和研究。

关键词：专利；功能性技术；权利要求；说明书

创新成为推动社会发展的利器。专利制度的不断深化，对于技术创新的保护与平稳发展，起着至关重要的重要。功能性技术特征作为专利制度中判定专利权保护范围的一环，应予受到关注与重视。但依循当前的司法解释规则以及法律的具体规定，难以对功能性技术特征的适用作出准确判断。司法实践中，对某项权利要求是否为功能性技术特征，以及若为功能性技术特征，其保护范围如何确定一直是专利侵权纠纷案件的主要争议焦点。为此，应对专利制度中的功能性技术特征作出研究。

一、现行功能性技术特征的解释规则

当前，司法实践中对功能性技术特征的解释，主要采用两套规则。一是国家知识产权局公布的《专利审查指南》，它对功能性技术特征的解释采“覆盖所有”规则[①]，二是最高人民法院在《解释》中提出的“具体加等同实施方式”规则[②]，另外新出台的《解释二》对《解释》提出的规则作出一定补充[③]。两种解释规则对专利权利要求书中同一功能性技术特征所确定的范围并不一致。

例如，就同一项发明专利而言，其某一项权利要求被认定属功能性技术特征，在专利说明书中对此技术特征只公布了两种具体实施方式，但根据本领域技术人员的判断，事实上至少存在三种可以实现该技术功能的实施方式，且这三种方式彼此不构成等同替换。如果依照《解释》对功能性技术特征的解释规则，在发生侵权诉讼争议时，该技术特征的保护范围仅限于说明书中公开两种具体实施方式及其等同实施方式。但如果依照《审查指南》的解释规则，在专利授权审查时，该技术特征的保护范围并不局限于专利说明书中公开的两种具体实施方式，还可将另外一种未在说明书中公开的实施方式也纳入其中。

二、司法实践中面临的问题

在专利授权与侵权程序中，当前的功能性技术特征解释规则，不仅会影响到专利权人权利的实现，同时法律所应有的确定性和可预测性也会受到影响。

（一）权利要求撰写时陷入两难

权利要求是确定专利权保护范围的根据。申请人在撰写发明或实用新型权利要求权项时，因为解释规则的差异，对是否在权利要求权项中使用功能性进行表述，产生选择上的困惑。以《审查指南》“覆盖所有”的解释规则为准，申请人在请求权项中使用功能性技术特征一旦获得了专利权，由于其保护范围覆盖实现该功能的所有实施方式，故对于申请人而言，这样做本应能更好地阻止他人使用技术规避的手段降低其专利的价值。但在真正面临侵权诉讼判断时，法院对功能性技术特征适用的法律依据是最高院发布的《解释》的规定，其保护范围仅限缩于专利说明书及附图中公开的具体及等同的实施方式。若无法证明被控侵权技术与专利说明书中公开的具体实施方式相同或等同，很容易被法院判定不构成侵权。由于解释规则的不同，使行政和司法在功能性技术特征权利要求保护范围确定上的产生了矛盾，影响了法律所应有的确定性和可预测性，给专利申请人撰写权利要求时是否选择使用功能性技术特征造成了困惑。

（二）在先专利权人权利保护范围受到不合理限制

《解释》的出台，直接将专利权利要求中以功能性进行表述的技术特征保护范围限于专利说明书中公开的具体及等同实施方式，对《解释》出台前进行专利申请的权利人来说，当时申请专利时并无此解释的限定，对专利说明书中是否公开实施例或公开几种实施例，都由其自由选择，选择的结果并不会影响到专利权保护范围的大小。但《解释》出台后，对权利要求中功能性技术特征的保护范围仅限于说明书中已公开的实施例或与该实施例等同的实施方式，对于此前未在说明书中公开实施例或公开实施例不充分的专利权人而言，其本应当可以公开或可以充分公开，但囿于当时并没有此《解释》限定的原因而未公开或未充分公开，致使之后在做专利侵权判定时，应予保护的权利无法获得保护，专利权的实现受到影响。

（三）权利限定主体发生错误

在2015年修订的《立法法》中，其第104条中首次出现了关于司法解释的规定[④]。其对司法解释作了三方面的限定，认为司法解释应为对现行的法律条文的含义、内容、概念、术语以及适用的条件等所做的说明，而不可直接对权利内容进行限定，其应是立法规定的下位概念。2016年3月出台的《解释二》以及此前出台的《解释》，都将功能性技术特征的保护范围限定于专利说明书及附图记载的具体或等同实施方式，其实质构成对专利权人权利的限定。按照当前对司法解释效力的认定，其只能对功能性技术特征进行阐释，对该技术特征的定义及适用条件作出归纳。对权利人的实质性权利予以限定不应由司法解释作出，而应由立法加以承认或规定。

三、对功能性技术特征保护的综合探索

（一）对功能性技术特征的解释规则应予统一

笔者认为，权利要求中采用的功能性技术特征，应当受专利说明书及附图中记载的实现该功能的具体及等同实施方式的限制，对《审查指南》中提出的“覆盖所有”解释规则，不宜采用，应统一为“具体加等同实施方式”这一解释规则。以此解决专利权利要求撰写时的两难，同时确保法律的确定性与可预测性。

1.借鉴美国司法实践

1840年Wyeth v. Stone案[⑤]中，美国马塞诸塞州巡回法院开始对功能性技术特征予以阐述。该判例涉及权利要求权项中对一装置的解释，该装置能够达到将冰块切成相同尺寸的技术效果，尽管1836年美国没有将功能性技术特征纳入专利法的规定，但法院并没有直接否定该权利要求权项，而是将它解释为专利说明书中描述的影响切割冰块目的的特定装置。1952年美国修改专利法时，直接将功能性技术特征纳入专利法规定：“针对组合的权利要求来说，其特征可以采用‘用于实现某种特定功能的机构或者步骤’的方式来撰写，而不必写出实现其功能的材料、动作或者具体结构。对采用这种方式撰写的权利要求，应被解释为覆盖了说明书中记载的相应材料、动作或者具体结构，及其等同物[⑥]”。但是包括1840年审理的Wyeth v. Stone案，以及1946年Halliburton Oil Well Comenting Co. V. Walker案[⑦]，法院都认为对功能性技术特征的解释，应当仅限于说明书中记载的具体实施方式，若采用覆盖所有的解释方法，会扩大专利的保护范围，不仅会使同领域的技术发展受到限制，公众亦难以判断哪些实施方式不被包含在实现此功能性技术特征的所有实施方式之内，导致公众的利益遭到损害。在1994年的In re Donaldson案[⑧]后，美联邦巡回上诉法院认为对权利要求记载的功能性技术特征，至少也要受到专利说明书中公开的具体实现方式的限制，其明确指出此前美国专利与商标局提出的解释规则是错误的，不应适用。该案审结后，美国统一了审查程序与司法程序对功能性技术特征的解释规则，对专利法第112条第6项重新进行了解读，“在解释权利要求中所包含的功能性权利要求时，必须将它解释为所指的是说明书中记载的相应材料、动作或者具体结构，及其等同物”。自此，功能性技术特征的保护范围受专利说明书中的具体及等同实施方式限制这一规则在美国得到了统一。

但是与我国规定不同，美国对权利要求中功能性技术特征的撰写做了如下限定：（1）必须使用“means for”或“step for”用语；（2）该“means for”或“step for”用语必须被一功能性语句所修饰；（3）“means for”或“step for”用语不能被足以完成指定功能的结构、材料、动作所修饰。这种限定，其实是为了方便专利审查员与法官在对某项权利要求权项中的技术特征是否为功能性技术特征时进行判断，对这种表述方式，在我国的《专利审查指南》与《解释》的具体规定中可以借鉴。

2.采用“覆盖所有”解释规则会限制公众利益

专利法的立法宗旨在于鼓励发明创造，对功能性技术特征采“覆盖所有”规则，权利要求的保护范围难以预测。在后申请人难以判断申请的专利权利是否落入在先已获授权的专利技术保护范围，使用现有技术的公众难以判断其使用的技术特征是否可能落入功能性技术特征保护范围，同时已获授权的功能性技术可能将公知技术纳入其保护范围，甚至有可能将未来能更便宜实现该功能的技术纳入其保护范围，在许多情况下使专利权人所获得的保护超过其所作贡献，阻碍技术的发展。与此同时，专利权人有时也无法穷尽该功能性技术特征的所有实现方式，对市场上能够实现相同或者等同功能的技术，容易被其认定属侵权技术，致使法院侵权诉讼增加，造成诉讼负担。

在美国最高法院审理的O’Reilly v. Morse案中，涉案专利是一种名称为“电磁电报”的技术，其中在其权利要求权项第8项中写道：“我并不建议将我自身限制于在前提到的说明书和权利要求中所描述的特定装置或装置的部件上。我发明的要旨是使用电动或电流的动力，我称之为电磁，但对于这种动力的用途无论在任何距离以何种易懂的文字、标志或字母来标记，我都可以算得上是第一发明人或发现者。”该案主审法官认为：“如果这个权利要求可以主张的话，它的问题就在于没有借助机械过程形成这个结果。因为在未来科学的征途中，通过电动或电动流力的方式，那些我们知之甚少的潜在发明者可能发现一种在任何距离之下进行传输的模式，而不需要任何原告说明书中详述的过程和组合的指引。他的发明可能不那么复杂——更不易发生故障、在建造和操作上更加便宜。但是如果此项发明为在先专利所覆盖的话，那么发明者就无法使用，公众在为得到专利者同意之前也无法享受到发明所带来的好处”[⑨]。从法院主张来看，必须将未来能更便宜实现该功能的技术排除在功能性技术特征的保护范围之外，否则公众无法从现有的技术发明中足够获益，甚至可能使公众的相关权利受到限制，挫伤同领域技术人员创造的积极性，阻碍新技术的进步。

3.便于指导专利的撰写

从《审查指南》对专利权利要求中写入功能性技术特征的适用条件[⑩]来看，对在权利要求中写入功能性技术特征并不支持，只有在确实无法使用结构性特征对某项权利要求加以表述的情况下，才准予使用功能性技术特征。但依据“覆盖所有”的解释规则，对功能性技术特征的保护包含实现该功能的所有实施方式，权利人为获得更多的保护范围，往往会倾向于使用功能性的表述，这与《审查指南》要求的在撰写权利要求时减少对功能性技术特征的使用是相悖的。而在《审查指南》以及《解释》中，统一使用“具体加等同实施方式”对功能性技术特征的解释，正好可以解决这一问题。因对功能性技术特征的保护范围仅限于专利说明书中公开的具体实施例，相对于使用结构性特征加以描述，其权利要求保护范围实质得到了限缩，权利人对使用功能性技术特征加以表述的积极性将会降低。而且在必须使用功能性技术特征时，也便于引导权利人在专利说明书中尽可能的公开实施例，以获得更多的保护范围。

（二）对《解释》出台前已被授权专利功能性技术特征的解释应加以放宽

我国遵循“法不溯及既往”这一法治原则。最高法院出台的司法解释是法律的实施，还是创制新的法律规范，目前存在较大争议。有学者认为，司法解释并非法律本身，而是对法律真实含义的阐释，在司法解释出台前，法律对此早有规定。同样有学者主张，对于名为法律适用，实为法律创制的司法解释，可理解为一种规范性法律文件，其制定活动应遵循法不溯及既往原则，对其生效前的行为没有拘束力[⑪]，相关司法实践活动也采取了上述观点。

目前来看，我国《专利法》中并没有提到功能性技术特征，《专利法实施细则》中也并未对功能性技术特征这个术语作出特别规定，《解释》对功能性技术特征的解释及技术特征保护范围的限定，应属“法律创制”范畴。对《解释》出台前已被授权的专利，根据“法不溯及既往”原则，其专利权利要求中以功能性进行表述的技术特征的保护范围，不应完全受说明书中所记载的具体及等同实施方式的限制；即使需要进行限制，也应放宽“等同实施方式”的认定标准。

（三）应使用立法的形式对功能性技术特征予以规定

权利要求的保护范围实质上是专利权人所确定的权利范围，对于《解释》而言，它更多的应是对具体法律应用的阐释。《解释》虽为最高院在审理专利侵权纠纷案件时的指导性规则，但它更多的应该是对专利法中某项法律条文的含义、内容、概念、术语以及适用的条件所作的规定。从立法层级来说，《解释》属于《专利法》的下位法，既然《专利法》第五十九条已明确规定“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准”且又没有专门法律条款对功能性技术特征保护范围作特别界定的情况下，《解释》就不应突破上位《专利法》原有的规定。

笔者建议，关于功能性技术特征保护范围，应由《专利法》对其内容进行直接规定；或者由《专利法》规定原则性条款，再以司法解释的形式对其内容进行补充和说明。这样做将更符法理之义。

结语

创新驱动与知识产权密不可分。技术的进步，有赖于知识产权法的保驾护航，尤其要发挥专利法在保障技术发展与促进技术进步方面的作用，加强专利制度的深化改革，重视对专利权人权利的保护。对于含有功能性限定特征的权利要求，其解释规则长期以来一直得不到统一，导致原被告、专利复审委以及法院之间，对同一权利要求中功能性技术特征的权利保护范围出现不同的判断，致使司法实践中在对功能性技术特征进行授权与侵权判断时常碰到阻碍，也对专利权人的权利作出不合理限制，对技术创新造成一定阻碍。对功能性技术特征的保护范围，原则上应遵循“具体加等同实施方式”的解释规则，但在对《解释》出台前功能性技术特征保护范围的判断时，应放宽“等同实施方式”的认定标准；同时，将有关功能性技术特征的规定纳入《专利法》之中，对不同解释规则予以统一，以消除现行司法制度中有关功能性技术特征规制和适用的种种问题。

[①] 参见《专利审查指南(2010)》第3.2.1第8项：“对于权利要求中所包含的功能性技术特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式”。

[②] 参见《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第4条：“对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同实施方式，确定该技术特征的内容”。

[③] 参见《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释二》第8条第1项：“本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式排除在技术特征保护内容之外”。

[④] 参见《立法法》第104条第1项：“首先，司法解释应当主要针对具体的法律条文；其次，司法解释应当符合立法的目的、原则和原意；再次，遇有法律的规定需要进一步明确具体含义以及法律制定后出现新的情况，需要明确适用法律依据的，应当向全国人大常委会提出要求或议案”。

[⑤] Wyeth and Tudor v. Stone, 30 F.Cas.723 (N0.18, 107) (C.C.D.Mass.1840).

[⑥] 尹新天：《中国专利法详解（缩编版）》，北京：知识产权出版社2012年9月第2版，第458页。

[⑦] Halliburton Oil Well Cementing Co. v. Walker, 329U.S.1 (1946).

[⑧] In re Donaldson Co., Inc., 16 F.3d 1189 (1994).

[⑨] O’Reilly v. Morse, 56U.S.62 (1853).

[⑩] 对于功能性技术特征写入专利权利要求的适用条件，《专利审查指南》指出：只有在某一技术特征无法用结构特征来限定，或者技术特征用结构特征限定不如用功能或效果特征来限定更为恰当，而且该功能或者效果能通过说明书中规定的实验或者操作或者所属技术领域的惯用手段直接和肯定地验证的情况下，使用功能或者效果特征来限定发明才可能是允许的。

[⑪]刘风景：《法不溯及既往原则的法治意义》，《新疆师范大学学报》（哲学社会科学版），2013年第3期，第22页。

[⑫]王成：《最高法院司法解释效力研究》，《中外法学》，2016年第1期，第275页。