郑州新材科技有限公司诉宋军礼专利权权属纠纷上诉案

 吴月琴团队骆羲和、栗本晟

案号：（2020）最高法知民终1848号

一审法院：河南省郑州市中级人民法院

二审法院：最高人民法院

案由：专利权权属、侵权纠纷(民事案由->知识产权与竞争纠纷->知识产权权属、侵权纠纷->专利权权属、侵权纠纷)

裁判要旨:

本案要点主要是利用本单位物质技术条件完成的发明创造的司法认定，具体包括以下两点：

（一）关于“主要是利用本单位的物质技术条件”所完成发明创造的认定

“物质技术条件”包括资金、设备、零部件、原材料等物质条件和未公开的技术信息和资料等技术条件；

“主要”是对前述物质技术条件在发明创造研发过程中所起作用的限定，系指单位物质技术条件是作出发明创造不可缺少的条件，相对于发明人使用的其他来源的物质技术条件而言，单位物质技术条件在重要性上胜过其他来源的物质技术条件，居于主要地位。

（二）关于职务发明中当事双方的利益平衡

一方面，单位在其科技创新中集合了发明人的力量，以单位意志启动和推进发明创造活动，并为研发活动提供物质技术条件，对社会创新特别是需要各方或多人联合攻关的重大技术创新的作用非常重要，其合法权益应得到法律保障。

另一方面，发明人在发明中的地位不可替代，任何发明创造均离不开人的要素，均直接或间接源于发明人智慧的发挥。不能简单地以发明人的身份归属来认定发明创造的权利归属，也不能简单地以是否系在单位工作期间完成发明创造来认定该发明创造的权利归属。

相关法条 
《中华人民共和国专利法》 第六条第一款：“执行本单位的任务或者主要利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位，申请被批准后，该单位为专利权人。该单位可以依法处置其职务发明创造申请专利的权利和专利权，促进相关发明创造的实施和运用。”

《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条第一款：“专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指：（一）在本职工作中作出的发明创造；（二）履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造…

法院观点：   

本案的争议焦点在于:涉案专利是否属于新材公司的职务发明创造。根据专利法的规定，发明人履行本职工作或单位交付的本职工作以外的工作任务、或者主要利用单位物质技术条件所完成的发明创造认定为职务发明创造。履行本职工作或者工作任务体现了单位的意志，而主要利用单位物质技术条件则体现了单位的投入，两者的共同之处在于单位生产要素对于发明创造起到了实质作用。

据此，本案中，应当从两个方面考察涉案发明创造是否属于职务发明创造：

一、宋军礼的发明创造是否属于履行本职工作或履行本职工作外的任务

上诉人郑州新材料科技有限公司（简称“新材公司”）是一家石墨烯技术应用与产业化的企业。宋军礼与新材公司分别于2018年4月23日与2019年4月23日签订《劳动合同书》，合同期限为2018年4月23日至2020年4月22日，主要工作岗位是设备维护与管理。

经双方协商，新材公司可以根据宋军礼的能力素质表现及工作业绩评定，结合企业生产和工作需要，适当调整宋军礼的工作岗位。双方未在劳动合同中就任职工作中相关知识产权的归属作出约定。2018年11月4日宋军礼提出实用新型专利申请，并于2019年获得专利授权。涉案专利与新材公司购入并使用的微波膨化炉相比，主要区别在于：原设备使用高温毡材质的皮带往复式输送带，涉案专利为了解决专利背景技术中所提输送带式微波加热炉输送带不能适应高温工艺、需要频繁更换的问题，采用了容置于腔体内的圆环形转盘输送物料。另外在使用材质方面也有所不同。

本案中，新材公司主张宋军礼系履行本单位交付的本职工作以外的任务发明了涉案专利，但经审理查明，宋军礼的工作内容并不包括提出新的技术方案取代设备现有的输送带。另外，新材公司称宋军礼毫无石墨烯微波膨爆制备专业知识和工作经验，但自宋军礼入职与申请专利仅相隔半年，故新材公司将研发任务交付宋军礼并不合常理。最后，宋军礼本人并无承接研发任务的认识。宋军礼在工作汇报中曾提出获得实用新型专利的挑战任务，但在工作汇报中提出挑战是合乎常情的，并不能以宋军礼在工作汇报中提出的挑战来说明其明确、自愿接受公司交付的研发任务并预先认同其研发成果权属归于公司。

二、宋军礼进行发明创造是否主要利用公司的物质技术条件

就物质条件而言，新材公司并无用于涉案专利研发的专门资金投入，其物质条件的提供和消耗，是在新材公司组织的生产测试过程而非涉案专利研发过程中被消耗，新材公司并无为宋军礼的科研活动提供物质条件的意思表示；另外，相关物质条件的消耗过程并未指向宋军礼的科研活动，涉案专利较现有技术改进的主要创新在于“圆环形物料输送结构”，新材公司的相关设备、零部件不包括“圆环形物料输送结构”，亦无物质条件因指向涉案专利技术方案研发过程中的分析、验证、测试而被使用，即未对发明的取得产生实质性的影响。    

就技术条件而言，新材公司提出宋军礼并无专业背景和从业经验，系接触到新材公司石墨烯微波膨化炉设备才产生发明创意、涉案专利的技术方案的部分内容也与公司所有的设备相同。法院认为不宜将发明人在涉案专利的发明创造过程中所处的技术环境或者所掌握的公司技术资料，与法律规定的技术条件相混淆。若相关技术资料对于涉案专利技术方案的实质性特点不能提供技术启示，则原则上不应对专利权属产生影响。且，本案中新材公司使用的石墨烯微波膨化炉系自微朗公司购入，新材公司并未有效证明该设备系新材公司提供技术方案、且技术方案未对外公开的事实，亦未证明宋军礼的发明创造使用了新材公司的设备改造方案和设备实验数据，故不足以认定新材公司为涉案专利的研发提供了主要技术条件。
    综上，涉案专利的发明创造并非因新材公司向宋军礼交付工作任务而肇始，在研发过程中新材公司亦未向宋军礼提供专利法意义上的主要物质技术条件。发明人自身的智力劳动对于发明创造起到了决定作用，故应当认定涉案专利归属发明人宋军礼所有。

启示与建议：

（一）对研发单位的启示

第一，建立职务发明奖酬制度

在公司规章制度中明确职务发明与非职务发明的界限，并在必要时规定由公司组织委员会对是否构成职务发明进行评价，在此基础上对职务发明员工或设计人给予奖励和报酬。报酬和奖励的方式应当明确、具体、公开、具有可操作性，并征得员工的同意，与员工事先达成约定。若未能事先达成约定，单位也应当在职务发明创造成果产生后积极与员工协商解决，避免发生纠纷。

第二，保存研发档案

研发过程中单位应当及时留存相关人员的缴税记录等任职类资料，以及研讨会议记录、研发项目报告、往来沟通邮件等技术类和管理类资料，即便是未作为最终方案进行专利保护的其他技术方案也应当进行归档管理；一旦发生纠纷时，上述资料将作为有力证据支撑企业诉求。

第三，完善与员工之间的合同约定

根据《专利法》、《专利法实施条例》的规定，对于职务发明，发明人或设计人与单位对于发明成果有约定的，依照约定。因此，单位可以在订立劳动合同时对此作出约定，也可以针对特定的项目单独与员工订立合同就专利权的归属做出约定。

第四，加强研发人员的离职管理

对于掌握单位专利技术和商业秘密的职务发明有关人员，如果不加强其离职防范措施，极有可能在未来时间内对单位利益造成重大损害。为此用人单位可以依据《劳动合同法》有关规定，在劳动合同中约定竞业限制条款或者单独签订保密协议。

（二）对研发员工的启示

针对职务发明专利权的归属以及奖酬的计算标准，员工应当在订立劳动合同时与单位明确约定，在工作中产生发明创造的单位应当支付相关报酬或奖励，并且对报酬数额和奖励方式等作出具体约定，以维护自身合法权益。

如确系在本职工作外业余开展研发活动的，员工也应当注意留存相关证据，做到公私分明，以在发生纠纷时证明其系非职务发明。

【参考文献】

1.王永玺：《职务发明奖金报酬争议解析》

2.傅广锐，周琪：《职务发明常见争议点梳理》

3.王远：《职务发明创造专利权归属的判定标准研究》，2016年

4.最高院(2020)最高法知民终1848号民事判决书